[TRIBUNE LIBRE] Bien protéger sa propriété industrielle à l'étranger
Publié par William Lobelson, Associé, Conseil en propriété industrielle Cabinet Germain & Maureau le - mis à jour à
La recherche d'un fabricant à l'étranger peut avoir des conséquences fâcheuses pour les titulaires de droits de propriété industrielle qui négligent de prendre quelques précautions pourtant élémentaires. Conseils d'expert.
Il faut garder à l'esprit que la propriété intellectuelle protégée dans son pays ne l'est pas nécessairement dans celui du sous-traitant avec lequel des discussions vont être engagées. Trop souvent, l'entreprise qui a démarché un ou plusieurs fabricants étrangers a la surprise de constater que ses créations protégées par brevet, marque ou modèle ont été usurpées par celui-là même avec lequel les discussions ont eu lieu, qu'elles aient abouti ou non. L'entreprise se trouve donc dépossédée de ce qui fait son avantage concurrentiel.
Il est hautement recommandé de s'assurer que la protection de ses brevets, marques, noms de domaine ou modèles a bien été étendue au pays dans lequel les discussions avec le futur partenaire vont avoir lieu, de façon à éviter que celui-ci, ou bien un tiers lié, prenne les devants et puisse ainsi se prévaloir, dans le pays, de droits privatifs sur des innovations et créations dont il n'est pourtant pas à l'origine. Outre les conventions internationales qui permettent l'extension géographique des droits de propriété industrielle rapidement et à moindre coût, il est rappelé que le premier dépôt d'un brevet, d'une marque ou d'un modèle dans son pays d'origine ouvre un droit de priorité de plusieurs mois, grâce auquel l'entreprise peut étendre son droit à l'étranger sous le bénéfice de sa première date de dépôt.
Les secrets de fabrication, savoir-faire techniques, designs, marques ou autres créations non encore protégés par un droit de propriété intellectuelle ne doivent être présentés au sous-traitant potentiel qu'après signature d'un accord de confidentialité et de non concurrence, lui faisant interdiction de divulguer à qui que ce soit et exploiter pour son compte ou le compte de tiers les informations qui lui seront communiquées pendant les discussions, que celles-ci aboutissent ou non.
Un détail qui a son importance : ne laisser aucun document commercial ou technique entre les mains du fournisseur au terme des discussions avec lui, du moins tant qu'aucun accord de partenariat n'est concrétisé, car il serait bien difficile ensuite de contrôler la divulgation des informations, par l'entremise d'un tiers non signataire de l'accord de confidentialité.
N'autorisez pas le sous-traitant local à déposer en son nom brevets, marques, noms de domaine ou modèles car il pourrait plus tard utiliser ce levier comme moyen de pression si les relations avec lui venaient à se détériorer. En pratique, le fournisseur serait réputé être propriétaire dans son pays des titres de propriété industrielle et de ce fait, serait fondé à poursuivre la fabrication et la distribution des produits même sans l'accord de son client. Pis, il pourrait interdire à ce dernier de faire fabriquer et distribuer par un autre sous-traitant les produits sur " son " territoire !
Il vaut mieux concéder une licence d'exploitation écrite de sa PI au fabricant de façon à encadrer son usage des brevets, marques ou modèles. C'est le meilleur moyen de contrôler son partenaire, y compris après la rupture des relations contractuelles avec lui. La poursuite par l'ex-fournisseur de la fabrication des produits de l'entreprise engagerait alors sa responsabilité à la fois délictuelle et contractuelle.
Et souvenez-vous ! Il est absolument impératif, avant d'importer un produit acheté sur catalogue auprès d'un fournisseur étranger, de s'assurer que sa commercialisation en France n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'un tiers, au risque d'être poursuivi devant les tribunaux et condamné pour contrefaçon. Le Conseil en Propriété Industrielle a compétence pour conduire des recherches de disponibilité, et plus généralement assister l'entreprise dans le cadre de ses démarches à l'étranger.